Clizia Cacciamani e Dario Natali, Avvocati – INNOVA & PARTNERS Srl, Roma

Per le imprese italiane entrare in contatto con i mercati esteri non significa solo nuove opportunità ma richiede anche una consapevolezza e conseguente attenzione nella tutela del marchio e dei nomi a dominio.
L’esempio sottostante chiarisce i rischi e gli adempimenti necessari e opportuni in caso di internazionalizzazione dell’azienda ai fini della tutela del proprio marchio d’impresa e relativi nomi a dominio .

La vicenda ha ad oggetto un imprenditore italiano il quale, agendo nel settore merceologico dei mobili ed infissi, aveva inteso proteggere il proprio brand , mediante registrazione in Italia del marchio aziendale e del correlato nome a dominio .it.

In via di premessa, è opportuno sapere come i diritti di proprietà industriale siano sottesi al brocardo “prior in tempore, potior in iure” che comporta, in genere, la costituzione del diritto in capo al primo soggetto che lo richiede, relativamente al territorio prescelto.

Il nostro imprenditore, non avendo piena percezione che la tutela delle proprie privative di proprietà intellettuale avessero valore territoriale limitatamente alla sola ITALIA, partecipava successivamente ad una fiera del settore in Russia, attratto dalle prospettive di quel mercato, riscuotendo però scarso successo commerciale.

Dopo circa un anno dall’evento fieristico, per puro caso scopriva su internet di “possedere” un sito aziendale con estensione .ru.
Agli occhi del pubblico, il sito si presentava graficamente identico al quello .it, con medesimo layout e colori e, pur se tradotto pedissequamente in caratteri cirillici, utilizzava gli stessi nomi e il medesimo design degli articoli, cosicché, secondo i consumatori locali, il prodotto venduto risultasse espressione del vero e proprio “design italiano”.
A questo punto l’azienda italiana preoccupata dell’evidente contraffazione a proprio detrimento in RUSSIA, si adoperava per effettuare ricerche più approfondite, dalle quali emergeva l’“esistenza” di tre Stores a Mosca che presentavano insegne, articoli, denominazioni dei prodotti, packaging e brochures identici a quelli utilizzati in ITALIA, le quali però “stranamente” erano di proprietà di altri soggetti.
La sorpresa di tale scoperta era resa ancora più amara dal fatto che l’omissione di una semplice registrazione preventiva in Russia del proprio marchio o del nome a dominio .ru, dava pochissime chances alla ns. azienda di tutelare il proprio brand in quello Stato, con l’onere di subire così un doppio scacco.
Uno scacco di immagine, che comportava una “duplicazione” dell’azienda in italia e in Federazione Russa, riconducibile però a titolarità differenti, in cui il contraffattore estero si giovava della “qualità e creatività italiana” per propri fini lucrativi, creando altresì un danno al consumatore locale, per la vendita ingannevole di prodotti “imitati”.
Uno scacco di risultato, perché non avendo l’imprenditore italiano definito a priori la corretta tutela per la Russia, non solo era impossibilitato ad entrare nel mercato nazionale per mancanza di “giusto titolo”, ma vedeva altresì il proprio prodotto “qualitativamente superiore” sostituito da un altro di qualità minore venduto come originale solo perché da altri “protetto da marchio e nome a dominio .ru” .
La conseguenza di tutta la vicenda aveva quindi come risultato finale da una parte la riduzione di possibili introiti per la perdita di un mercato interessante come quello della Russia e, dall’altra, la configurazione di un danno d’immagine che avrebbe potuto potenzialmente interessare anche i mercati limitrofi alla stessa Russia.
Sappiamo le difficoltà di una azione di concorrenza sleale per imitazione servile in un paese straniero sia per costi che per tempistica, le quali sono sempre accompagnate da un esito incerto.

La morale della favola consiste quindi nel fatto che il raggiungimento del successo nella protezione del proprio brand e della propria immagine aziendale deve essere perseguito, senza indugio, in due modi: tramite una puntuale e corretta registrazione del marchio d’impresa e del nome di dominio all’interno del territorio individuato “precedenti all’entrata nel mercato di interesse,” accompagnati da un costante monitoraggio della Rete sia a livello nazionale che mondiale.