Giorgio Gazzola, Avvocato, Consulente in marchi – Jaumann Sas Milano

Nel corso degli ultimi anni abbiamo affrontato numerosi casi nei quali un soggetto veniva a conoscenza attraverso informazioni contenute in un sito internet di una potenziale violazione di uno o più dei propri brevetti. Di norma, dopo avere appreso l’esistenza di una possibile violazione della privativa, è sufficiente acquistare un esemplare del prodotto, esaminarlo ed accertare l’eventuale violazione del titolo di proprietà industriale. Questa pratica, oltre a fornire al titolare del brevetto una prova certa, consente di radicare il giudizio di merito presso il Tribunale territorialmente competente in relazione al luogo in cui è avvenuto l’acquisto del prodotto contraffatto e può essere sfruttata strategicamente per il c.d. “forum shopping”. Tuttavia, acquistare un esemplare dell’oggetto che appaia potenzialmente lesivo di un diritto di esclusiva può, a volte, diventare molto complicato. In alcuni casi che abbiamo trattato, una delle parti, che chiameremo “Alfa” apprendeva, tramite alcuni filmati ed altro materiale pubblicitario rinvenuti in internet, che una società concorrente, che chiameremo “Beta”, produceva un macchinario industriale apparentemente in contraffazione di un proprio brevetto. In questi casi, dall’esame del materiale scovato in rete si evinceva piuttosto chiaramente che il macchinario industriale prodotto e venduto da Beta sfruttava l’insegnamento tecnico protetto dal brevetto di Alfa, del quale riproduceva tutte le caratteristiche rivendicate. È ovvio che una prova limitata a del materiale presente on-line, oltre che facilmente eliminabile dalla rete presta il fianco a molteplici contestazioni e può risultare parziale e lacunosa. Infatti, del semplice materiale pubblicitario presente online potrebbe essere inidoneo a provare sia che il macchinario è stato realmente costruito (infatti, spesso, le immagini e i filmati vengono elaborati digitalmente per illustrare in modo più chiaro e accattivante il funzionamento del trovato), sia che la violazione del brevetto è avvenuta in un territorio coperto dalla privativa. Alfa è dunque costretta a cristallizzare la prova della contraffazione del proprio brevetto con una descrizione giudiziale disciplinata, unitamente al sequestro, dall’art. 129 del CPI. La descrizione realizza, infatti, un fine essenzialmente probatorio preordinato al futuro giudizio di merito (Cass. 16 aprile 1992, n. 4697). Nei casi trattati si è spesso scelto di chiedere al giudice la sola descrizione, senza il sequestro, perché l’obiettivo era quello di acquisire la prova della reale portata ed estensione della contraffazione in vista del procedimento di merito.  Alfa non aveva infatti altra possibilità per acquisire informazioni e prove della contraffazione del proprio brevetto, utili per poter far valere le proprie ragioni nel merito. Spesso, nei casi di specie, dall’incrocio delle informazioni sui filmati e sul materiale pubblicitario rinvenuti on-line, è stato possibile capire in quale delle sedi dei presunti contraffattori fosse ragionevole supporre di trovare i macchinari per ivi eseguire la descrizione. Come è noto, per la concessione di un provvedimento cautelare di questo tipo è necessario provare l’esistenza dei presupposti giuridici per la concessione che sono il fumus boni iuris, ossia la parvenza che il ricorrente abbia fondate ragioni per ottenere il provvedimento richiesto, ed il periculum in mora, ossia il rischio di subire un danno grave ed irreparabile dal ritardo. Per quanto attiene al fumus, esso può desumersi dall’esistenza di un brevetto valido che, come noto, è assistito dalla presunzione di validità di cui all’art. 121 del CPI e dall’esistenza di uno stato di fatto apparentemente contraffattorio (Trib. Milano, 31 marzo 1995). Per dare più consistenza al secondo requisito del fumus, al ricorso è consigliabile allegare una consulenza tecnica di parte redatta da un mandatario brevetti, in modo da fornire un riscontro di tipo tecnico alla presunta violazione della privativa. Con riferimento al periculum, spesso si esprime l’urgenza della concessione inaudita altera parte argomentando che, altrimenti, vi sarebbe il rischio che l’altra parte oscuri e/o modifichi gli elementi probatori compromettendo ed inquinando l’esito del successivo giudizio di merito. La legge chiarisce che è opportuno procedere inaudita altera parte quando “la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento di descrizione” (art. 129, comma 2, CPI). Un ulteriore argomentazione per dimostrare il periculum in mora è quella che fa leva sulla irreparabilità del danno conseguente alla violazione di privative industriali, perché lo sviamento di clientela connesso all’attività contraffattiva costituisce un pregiudizio difficilmente accertabile a posteriori e non agevolmente suscettibile di riparazione monetaria (Trib. Bari, 08.09.2008 – Ord.). Infatti, nei casi che abbiamo trattato la preventiva convocazione della controparte avrebbe potuto indubbiamente pregiudicare l’attuazione del provvedimento sia perché sarebbe stato relativamente semplice asportare e/o modificare le caratteristiche dei macchinari apparentemente in contraffazione, sia perché il contraffattore avrebbe avuto tutto il tempo di occultare ulteriori ed eventuali elementi di prova successivamente emersi nel corso della descrizione, quali  disegni tecnici ed altro materiale di progettazione e realizzazione. In molti casi la descrizione si rivela uno strumento di enforcement particolarmente rapido ed efficace che consente al titolare della privativa di acquisire ritualmente una prova assai difficilmente contestabile nel successivo giudizio di merito. In conclusione, riteniamo che il ricorso allo strumento della descrizione rappresenti uno dei migliori strumenti per favorire concretamente l’enforcement dei diritti di proprietà industriale, perché consente di acquisire una prova molto importante, attorno alla quale ruoterà l’intero procedimento di merito. La descrizione ha anche l’indubbio pregio di bilanciare gli interessi sostanziali in gioco tra le parti perché l’invasione della sfera giuridica del presunto contraffattore è limitata alla fotografia, scattata con la mediazione di un soggetto super partes come l’ufficiale giudiziario, dello stato di fatto, come prova da utilizzare in seguito nel processo. Il bilanciamento degli interessi si perfeziona poi con l’integrazione del contraddittorio nel corso dell’udienza di discussione, fissata allo scopo di valutare il risultato della descrizione stessa e nella quale il soggetto sottoposto a descrizione ben potrà fare valere le proprie ragioni (art. 129 CPI).