Gian Giuseppe Masciopinto, Patent Attorney, INTERPATENT Srl, Torino
Una prima Società, che chiameremo Società A, titolare da più di dieci anni di un Brevetto per Invenzione concesso dall’Ufficio Europeo dei Brevetti e regolarmente convalidato in Italia, osservò che alcune altre società, fra cui la Società che indicheremo come Società B, stavano realizzando e vendendo prodotti che a prima vista sembravano in contraffazione delle rivendicazioni del Brevetto, con danno all’attività commerciale della Società A.
La Società A procedette dunque ad acquistare il prodotto venduto dalla Società B e ci chiese di fornire un parere approfondito di contraffazione (parere “Pro Veritate”) sulla base del quale procedemmo a intraprendere a nome della Società A un procedimento cautelare di contraffazione contro la Società B.
Nel corso del procedimento cautelare, come sempre accade, la Società B oltre a eccepire la contraffazione da parte del proprio prodotto, che chiameremo prodotto B, eccepì anche la validità del Brevetto, sia sulla base di documenti già citati in corso di esame della domanda di brevetto, che sulla base di ulteriore documentazione tecnica.
Conseguentemente, il Giudice decise di attivare una Consulenza Tecnica incaricando un proprio consulente (CTU) di verificare sia la validità del Brevetto che la contraffazione da parte del prodotto B.
Purtroppo per il CTU, l’ulteriore documentazione tecnica prodotta dalla Società B non aveva data certa e dunque, per quanto nel quesito venisse chiesto di verificarne l’attendibilità, al CTU non fu possibile appurare compiutamente l’attendibilità. In effetti, un procedimento cautelare è un procedimento di tipo sommario di durata fra tre e sei mesi, tempi particolarmente ristretti per lo svolgimento della Consulenza Tecnica.
In sintesi, la Consulenza, concluse che il prodotto B era in contraffazione del Brevetto come concesso ma che la validità del Brevetto non era certa, tenuto conto sia della documentazione di esame della domanda che dell’ulteriore documentazione prodotta dalla Società B.
Il Giudice adito tenne conto solo parzialmente della Consulenza Tecnica e concluse che, per quanto la contraffazione fosse verificata, in ogni caso il “Brevetto Europeo per Invenzione” era in realtà un “Brevetto per Modello d’Utilità”.
Tale conclusione, naturalmente, fu male accolta dalla Società A in quanto a quel punto, essendo già trascorsi 10 anni dal deposito della domanda, il Brevetto per modello d’Utilità era ormai scaduto. La Società A era comunque convinta delle proprie ragioni: in effetti il Brevetto era stato concesso non solo dall’Ufficio Europeo dei Brevetti ma anche da quello Statunitense.
La Società A, inoltre, riteneva che l’ulteriore documentazione prodotta dalla Società B non fosse tale da pregiudicare la validità del Brevetto e, dunque, fiduciosa nella confermata contraffazione, decise di procedere con una causa civile di tipo ordinario contro la Società B.
Fu deciso, comunque, di adire un diverso Tribunale per cui si procedette ad acquistare qualche dispositivo nella Regione di competenza di tale Tribunale ed ad attivare la causa di tipo ordinario.
I tempi di una causa di tipo ordinario sono più lunghi di quelli di un procedimento cautelare ma comunque ragionevoli (2-3 anni) per un primo grado di giudizio.
Anche in questo secondo caso, il Giudice incaricato decise di attivare una Consulenza Tecnica, ovviamente con un nuovo CTU ed il quesito, anche in questo caso, riguardò la validità del Brevetto oltre che la sua contraffazione da parte del prodotto B.
Nel corso della causa di tipo ordinario la Società B presentò la stessa documentazione prodotta nel corso del procedimento cautelare per dimostrare la nullità del Brevetto; la società A argomentò in modo sostanzialmente identico per ciò che riguardava la contraffazione, mentre insistette per una verifica approfondita della documentazione prodotta dalla Società B.
Trattandosi di una causa di tipo ordinario, l’approfondimento fu possibile e la conclusione fu che il Brevetto per Invenzione era valido e che il prodotto B era in contraffazione.
In conclusione, si può osservare che, in materia di Brevetti per Invenzione, non è pacifico che le conclusioni di un procedimento cautelare debbano essere identiche a quelle di un successivo procedimento con rito ordinario.
I procedimenti cautelari infatti sono procedimenti di tipo sommario e, pertanto, in materia di brevetti per invenzione presentano elevati margini di incertezza per la difficoltà nell’accertare l’arte nota e nel valutare quanto e come l’arte nota presa in considerazione, da sola o in combinazione, possa rendere nullo il Brevetto per invenzione o limitarlo ad un titolo in Proprietà Industriale di minor durata.
Una vicenda che in un primo tempo, magari necessario, dia risultati insoddisfacenti può portare, in un secondo tempo, a risultati pienamente soddisfacenti.