Valerio Lunati, European and Italian Patent and Trademark Attorney, Lunati & Mazzoni Srl, Milan

Un nostro Cliente, operante nel ramo di accessori per arredo casa, è un piccolo imprenditore.

La sua azienda stava attraversando una pesante crisi dovuta al trasferimento all’estero del suo principale committente, che realizzava la grande maggioranza del suo fatturato.

Il nostro Cliente, ben lungi dall’arrendersi ai fatti, ha, con l’aiuto di un consulente esterno, sviluppato una nuova soluzione estetica molto pregevole e, conseguentemente, di elevato valore. Era quindi necessario proteggere al meglio la sua soluzione contenendo al massimo i costi di brevetto.

La soluzione estetica consentiva, a prima vista, una protezione come design. Tuttavia tale protezione è stata giudicata non idonea, poiché la soluzione estetica era declinabile in moltissime forme differenti. Ad un’analisi approfondita, si scoprì che il vantaggio estetico non era una semplice intuizione di design, ma era conseguito da una soluzione tecnica che consentiva di ridurre gli ingombri di una porzione dell’accessorio e, di conseguenza, permetteva l’adozione di un particolare design, fino a quel momento precluso a causa delle necessità tecniche.

Abbiamo quindi preso la decisione di proteggere la soluzione tecnica con un deposito di brevetto che, conseguentemente, avrebbe consentito una difesa di qualsiasi declinazione estetica del design.

È inoltre stato scelto di dare il brevetto in concessione a parecchie aziende. Abbiamo quindi suggerito, e percorso, la strada del primo Brevetto Europeo, che consente una rapida concessione ed una sicurezza nella difesa.

Appena depositato il brevetto, il Cliente iniziò la promozione dell’accessorio e ottenne immediatamente successo. Inoltre, l’azienda leader mondiale del settore copiò immediatamente la soluzione tecnica.

A questo punto, il Cliente approcciò amichevolmente detta azienda concorrente. Tuttavia tale tentativo di soluzione amichevole si rivelò infruttuoso.

Tale infruttuosità era in parte da attribuirsi al fatto che, nel frattempo, il brevetto – ancora sotto esame – aveva ricevuto un primo esito negativo. Tale parere era stato controllato anche dalla azienda concorrente che aveva dedotto l’impossibilità di proteggere la soluzione tecnica e la conseguente possibilità di realizzare la stessa liberamente.

Il primo esame del Brevetto Europeo, corredato di ricerca, aveva infatti evidenziato documenti americani e tedeschi molto antichi, che anticipavano parzialmente la soluzione brevettata. Tuttavia, dopo un profondo studio, abbiamo concluso che lo stesso primo parere poteva essere ribaltato con opportune argomentazioni.

A questo punto, si prospettavano due strade: la prima consisteva nel far valere la domanda di brevetto Europea, non ancora concessa, in Italia e nel proporre le nostre argomentazioni in fase di giudizio. La seconda consisteva nel portare avanti il brevetto Europeo fino a concessione e nell’agire solo successivamente. La prima era ovviamente più rapida, la seconda più sicura.

Vista la disparità di forze con il concorrente contraffattore, abbiamo deciso di optare per la seconda strada.

Abbiamo quindi richiesto all’European Patent Office una procedura di esame accelerato e presentato diverse osservazioni. L’esame ha dato più problemi del previsto, in special modo a causa dei tempi lunghi dell’esaminatore. Inoltre lo stesso esaminatore si era bloccato su posizioni, a nostro avviso, assurde e non ben motivate.

A quel punto abbiamo inviato all’European Patent Office una lettera di protesta che ha sbloccato la problematica e portato, in breve, alla concessione del brevetto in seguito ad un’udienza orale presso la sede di Monaco di Baviera dello stesso Ufficio.

Inoltre, monitorando i brevetti del settore abbiamo con sorpresa scoperto una domanda di brevetto molto simile della concorrente leader di mercato, ben avviata verso la concessione.

Abbiamo quindi evidenziato all’European Patent Office la presenza del nostro brevetto, ottenendo il blocco della procedura di concessione della domanda del competitor.

A questo punto eravamo abbastanza armati per affrontare anche il concorrente più grande e agguerrito. Lo scontro con il concorrente leader di mercato è stato immediatamente vincente: l’ormai ex concorrente, valutato il nostro arsenale, ha deciso di collaborare riconoscendo una importante royalty al nostro cliente.

Come diceva Sun Tzu, la migliore battaglia è quella che vinciamo senza combattere.

La nostra cliente tuttora riceve costantemente importanti introiti dalle royalities sullo stesso brevetto.

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