Giovanni Bruni e Gabriele Conversano, European and Italian Patent and Trademark Attorney, Laforgia, Bruni & Partners Srl
Bari, Castelli Calepio (BG), Lecce, Mestre (VE), Potenza, Torino

Il caso di studio ha riguardato una controversia in tema di tutela di informazioni riservate. Una società operante nel settore della diagnostica ferroviaria presentava un ricorso cautelare con cui chiedeva la descrizione di documenti e campioni inerenti un sistema diagnostico commercializzato da una concorrente ed un accertamento tecnico preventivo per verificare se i materiali, i documenti ed i software descritti rappresentassero plagio dei propri, sostenendo che la controparte commercializzava un sistema frutto di uno “stealing tecnologico” di disegni tecnici, schemi di montaggio, file di progettazione, schemi circuitali e software di programmazione.

Nel formulare i quesiti per il CTU, appartenente al nostro Studio professionale, il giudice chiedeva di verificare se le informazioni presenti nel sistema di diagnostica costituissero nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, dati generalmente non noti o non facilmente accessibili agli esperti del peculiare settore, oppure dati la cui elaborazione comporti un considerevole impegno tecnico ad un esperto del settore.

Al fine di evitare che ciascuna parte potesse venire indebitamente a conoscenza di dettagli tecnici riservati di proprietà della concorrente, il Giudice stabiliva inoltre di procedere con una procedura di tipo black-box, per seguire la quale il CTU ha dovuto tenere  incontri tecnici separati con i consulenti delle parti, analizzando in ciascun incontro esclusivamente il sistema della parte presente, e redigere la relazione finale citando e solo i dati strettamente indispensabili a comprendere le motivazioni delle conclusioni.  Questa procedura ha costituito, in qualche misura, un vantaggio per la parte resistente, dal momento che ha consentito di evitare un’analisi minuziosa del sistema oggetto di descrizione da parte dei tecnici di parte ricorrente.

L’approccio della Black–box, o altri approcci di volta involta stabiliti dal giudice, servono evidentemente a trovare un equilibrio tra le esigenze di parte ricorrente di venire in possesso della prova del presunto illecito ed il diritto, di parte resistente, a vedere rispettata la riservatezza delle proprie conoscenze tecniche.

Per il caso in questione, è stato inoltre necessario definire un criterio, applicabile allo specifico caso, attraverso il quale giudicare se una soluzione tecnica presenti – in parte legalmente rilevante – le stesse informazioni, dati e cognizioni tecniche presenti nel componente di proprietà di parte ricorrente, che all’interno del sistema svolge la stessa funzione. Vista la complessità del sistema diagnostico oggetto di accertamento, lo stesso è stato scomposto nei sottosistemi meccanico, elettrico/elettronico e informatico. Per tutte le caratteristiche tecniche di ciascun sottosistema si è quindi operata una distinzione tra “soluzione di massima” e “soluzione implementativa”, intendendo per “soluzione di massima” la scelta che un tecnico compie, dopo riflessioni e tentativi, sulla modalità di risolvere un problema tecnico (ad esempio l’utilizzo di una determinata configurazione circuitale per la parte elettronica) e per “soluzione implementativa” la precisa maniera di realizzare quanto precedentemente deciso a livello di “soluzione di massima” (ad esempio, il dimensionamento dei singoli componenti ed i dettagli della schema circuitale).

Si è quindi stabilito che la presenza delle medesime soluzioni di massima è da intendersi come nota ai tecnici del settore, dal momento che non può costituire oggetto di tutela l’utilizzo di soluzioni che un tecnico esperto applicherebbe con un modesto sforzo. Con riguardo, invece, alle specifiche soluzioni di implementazione, si è ritenuto che la identica realizzazione di parti di codice sorgente, di componenti meccaniche o di schemi elettrici di circuiti di non banale utilizzo nel campo dell’elettronica rilevasse la presenza in parte legalmente rilevante delle informazioni tecniche oggetto del presunto stealing. L’identica realizzazione di una comune soluzione progettuale ad un problema tecnico presuppone non più un percorso logico uguale, effettuato indipendentemente ed in buona fede da due distinti tecnici, bensì l’appropriazione di “dati e cognizioni tecniche” di terzi  e quindi, qualora ravvisata, costituisce violazione della norma dell’art. 98 Codice Proprietà Industriale  (CPI).

In questa maniera è stato possibile definire un criterio di valutazione del tutto generale,   indipendente dalle vicende che hanno portato alla causa e basato unicamente sull’esame del materiale a disposizione del CTU.