Alberto Furno, Consulente Marchi e Luisa Curiale, Avvocato – Interpatent Srl – Torino

Le registrazioni di nomi a dominio sono arrivate a circa 228 milioni fra le estensioni generiche e 134 milioni fra le estensioni nazionali: parlare di affollamento è un eufemismo. Per i titolari di marchi di impresa è necessario affilare sempre di più le armi per difendere i propri diritti nel mondo Web. Le azioni nei confronti di chi registra in malafede un dominio identico al proprio marchio possono essere sia di natura preventiva che “reattiva”, di difesa. Di seguito alcune “frecce” scoccate da note società italiane insieme al nostro Studio che hanno centrato i bersagli.

Lauretana Spa, operante nel settore delle acque minerali, è venuta a conoscenza, tramite il servizio di sorveglianza, della registrazione del nome a dominio lauretanausa.com. Sulla base dei dati estratti relativi al titolare di esso ed all’uso del corrispondente sito web, contente link in diretta concorrenza con il settore delle acque, si è optato per l’attivazione immediata della Procedura di Riassegnazione secondo le regole della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP): una preventiva lettera di diffida, stante i pochi dati certi sul titolare, difficilmente avrebbe sortito gli effetti desiderati.

Nel rispetto delle regole dell’UDRP abbiamo dimostrato l’identità tra il dominio ed i marchi anteriori registrati della Lauretana Spa. La procedura non richiede espressamente marchi registrati, tuttavia la titolarità di una o più registrazioni è condizione favorevole per agire. I marchi anteriori registrati “LAURETANA”, tra cui quelli presso l’Ufficio Marchi Statunitense, l’OMPI di Ginevra e l’UAMI di Alicante, sono stati fondamentali per l’attivazione ed il buon esito della procedura. Abbiamo inoltre provato l’assenza di un legittimo interesse del registrante sul dominio e la malafede dello stesso. Quest’ultima, che di norma è l’aspetto più arduo da dimostrare, è stata agevolmente constatata grazie ai link che rinviavano a prodotti in concorrenza diretta con la ricorrente. L’obiettivo perseguito è stato raggiunto con successo e nell’arco di qualche settimana il dominio contestato è stato assegnato alla società Lauretana.

Passando dalle acque minerali ai formaggi, la sorveglianza sulle registrazioni altrui di nomi a dominio si è rivelata strategicamente preziosa anche per un’altra nota società del food italiano, la Valgrana Spa. Quest’ultima ha scoperto che uno dei suoi distributori aveva registrato un dominio identico al proprio marchio “VALGRANA” nell’estensione nazionale .nl. In questo caso si è optato per l’invio di una lettera di diffida, tenuto anche conto dei rapporti commerciali intercorrenti tra le due società. L’esito è stato favorevole ed il dominio trasferito alla Valgrana Spa. I numerosi marchi “VALGRANA” registrati nel corso degli anni dalla società sono stati anche in questo caso determinanti.

Lauretana e Valgrana hanno quindi raggiunto con successo, tramite azioni diverse, l’assegnazione dei domini usurpati. Tuttavia, la Procedura di Riassegnazione o la lettera di diffida sono solo alcune delle azioni a disposizione dei titolari di marchi. La consapevolezza dei potenziali rischi esistenti sul web è aumentata e molte aziende scelgono sempre di più di agire preventivamente, registrando domini identici ai propri segni distintivi nelle estensioni che ritengono maggiormente appetibili anche per potenziali cyber squatter.

Sorveglianza e registrazione preventiva appaiono alleati, ormai indispensabili, anche per i domini soprattutto nell’era delle estensioni generiche di nuova generazione: attraverso lo strumento della Trademark Clearing House, il titolare di un marchio registrato può infatti registrare domini identici al proprio segno in priorità ed essere avvisato nel caso di registrazioni effettuate da terzi. Tra le estensioni di nuova generazione, ricordiamo infine che molte sono proprio vicine al mondo dell’enogastronomia, come per esempio, .food, .beer e .wine.

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