Guido Pontremoli, Patent Attorney – Bugnion Spa,  Milano

La riforma brevettuale americana (America Invents Act – AIA) rappresenta il cambiamento più significativo per il sistema brevettuale USA dal 1952. Vediamo in breve i 10 cambiamenti più significativi:

1. First-inventor-to-file

Una delle modifiche più significative è il passaggio dal sistema di tipo first-to-invent al first-inventor-to-file. Secondo il nuovo sistema, i diritti dell’invenzione appartengono all’inventore che prima deposita una domanda di brevetto, e non all’inventore che dimostra di avere inventato per primo l’invenzione, come era in precedenza. Il cambiamento mantiene una forma modificata del periodo di grazia.

2. Pre-uso pubblico

Mentre il vecchio sistema considerava un’invenzione come anticipata da un pre-uso pubblico solo se questo era avvenuto nel territorio USA, la nuova legislazione contempla un regime di novità “assoluta” (in modo analogo alla legge brevetti europea) secondo la quale il luogo in cui è stato fatto un pre-uso dell’invenzione è irrilevante. L’invenzione è quindi ritenuta non nuova anche se il suo pre-utilizzo è stato effettuato in un territorio mondiale diverso dagli USA.

3. Diritti precedenti

Secondo la nuova legge, una domanda di brevetto altrui depositata nel periodo di segretezza e pubblicata dopo il deposito di una domanda USA in considerazione, appartiene allo stato dell’arte anche se rivendica una priorità non americana (a differenza di quanto accadeva con il vecchio sistema, per cui la domanda altrui doveva rivendicare o essere un diritto USA). In USA la domanda altrui è rilevante sia per novità che per ovvietà, mentre in Europa, è rilevante solo per il requisito di novità (Art.54(3)EPC).

4. Diritto all’invenzione (entitlement)

Il problema del diritto all’invenzione nasce quando una terza parte (usurpatore) deposita una domanda di brevetto sottraendo il diritto al legittimo titolare. In termini generali, la nuova legge USA prevede una procedura di contenzioso tra le parti, se entrambe hanno depositato una privativa brevettuale, oggetto della disputa. L’approccio in Europa è diverso sostanzialmente per il fatto che il legittimo titolare non deve necessariamente avere una stessa domanda pendente per avviare il procedimento di entitlement.

5. Post-Grant Review (PGR)

Simile al procedimento di opposizione europea, un’azione di PGR, può essere richiesta per brevetti USA che hanno una priorità del 16.3.2013 o successiva, entro nove mesi dalla data di rilascio. I motivi in ​​base ai quali la validità di un brevetto USA può essere messa in discussione in un PGR sono simili a quelli a disposizione per l’opposizione europea. Diversi sono invece i costi: negli USA sono notevolmente maggiori rispetto a quelli europei per una simile procedura.

6. Revisione dei brevetti “business method”

Un brevetto c.d. “business method” rivendica un metodo o un apparato per eseguire operazioni utilizzate per l’amministrazione/gestione di un prodotto o servizio finanziario. Un brevetto di questo tipo può essere impugnato con un procedimento di PGR (precedente punto 5), non appena viene riscontrata nei confronti di un imputato una presunta violazione, anche se il brevetto è stato concesso più di nove mesi prima.

7. Osservazioni di terzi

Questa nuova norma è simile all’Art 115 della legge sul Brevetto Europeo (EP). L’AIA ha introdotto la possibilità per i terzi di presentare all’ufficio brevetti USA, divulgazioni di arte nota e relative osservazioni, durante la procedura di esame. Dette osservazioni sono accolte solo prima del rilascio della prima azione ufficiale dell’esame di merito.

8. Esame supplementare

Paragonabile alla procedura di limitazione europea, il titolare di un brevetto USA può richiedere l’esame supplementare del brevetto, in caso sia stata rinvenuta, dopo la concessione, arte nota rilevante. Lo scopo di tale richiesta è quello di rafforzare la validità del brevetto, emendandolo alla luce delle nuove informazioni in possesso del titolare.

9. Diritti di pre-uso

In generale, una persona può essere riconosciuta come non contraffattore di un’altrui invenzione brevettata se, in buona fede, ne ha fatto uso commerciale o di vendita almeno un anno prima della data di deposito della domanda di brevetto, o un anno prima della messa a disposizione del pubblico secondo la sezione 102b- 35USC.

10. Marcatura di un prodotto commerciale

La legge USA ha stabilito che la marcatura di un prodotto con un numero di brevetto dà l’avviso pubblico della presenza di una copertura brevettuale. Se un prodotto brevettato non è contrassegnato con detto numero, il risarcimento per contraffazione è limitato al periodo successivo in cui il titolare del brevetto informa il contraffattore dell’esistenza della privativa. La nuova legge consente ora una marcatura “virtuale”, per cui il prodotto può essere marcato anche con la sola parola patent o pat, ed un indirizzo web in cui il numero di brevetto può essere trovato.