Cristina Rolando, Consulente in Marchi e design italiano e comunitario – Studio Torta Spa, Torino

Cosa hanno in comune i termini cellophan, biro e premaman? Sono tutti marchi che hanno subito il processo di volgarizzazione con la conseguente dichiarazione di decadenza prevista dagli articoli 13 comma 4 e 26 comma 1 lett. a) del Codice di Proprietà industriale.

Per volgarizzazione si intende quel fenomeno attraverso il quale un marchio perde la sua funzione principale di informare il consumatore sulla provenienza di un determinato prodotto da un determinato imprenditore distinguendolo da quello o da quelli del medesimo genere provenienti da altri. Pertanto, il marchio, da segno distintivo di un prodotto di un imprenditore passa ad indicare, nell’uso effettivo dei consumatori, una categoria generica di prodotto.

Tra i vari fattori che devono essere tenuti in considerazione nel giudizio di volgarizzazione di un marchio, rientra l’ambito in cui si è realizzata la volgarizzazione. Infatti, non basta che l’espressione usata sia divenuta denominazione generica solo tra i concorrenti, ma anche all’interno dell’ambiente sociale di riferimento. Ciò comporta che tale giudizio dovrà tenere conto del mercato, del consumatore e, sopratutto, del linguaggio corrente da quest’ultimo adottato.

Il fenomeno della volgarizzazione si manifesta più frequentemente di quanto si possa immaginare. Ciò può accadere sia nel caso di presentazione sul mercato di “nuovi” prodotti o servizi che non hanno nel linguaggio comune un corrispondente nome generico, sia nel caso di commercializzazione di un prodotto o servizio “comunemente conosciuto” ma identificato con un nuovo marchio.

In entrambe le ipotesi, il marchio, originariamente distintivo, viene utilizzato, sia dai concorrenti sia dai consumatori, come il nome generico di una categoria di prodotto, da un lato, identificando nel linguaggio comune il “nuovo” prodotto e, dall’altro, sostituendo nel linguaggio comune il nome generico precedentemente conosciuto.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza correnti, indizi del processo di volgarizzazione possono essere l’inserimento del marchio nei dizionari o l’uso dello stesso in giornali, riviste e pubblicazioni di altro genere da dove emerga chiaramente che il marchio sostituisce effettivamente e concretamente il nome generico del prodotto o servizio.

Al pari, nell’epoca del 2.0, c’è da chiedersi se l’uso del marchio su internet possa anch’esso costituire un serio indizio dell’avviato processo di volgarizzazione. Infatti, considerate le caratteristiche di immediatezza e globalità del web, esso è uno strumento largamente utilizzato dall’imprenditore per promuovere i propri prodotti, e dal consumatore per acquistare e scambiare opinioni sul prodotto. Di contro, proprio a causa dell’immediatezza e globalità del web, il fenomeno della volgarizzazione, come tutti gli altri presenti su internet, può assumere dimensioni tali da arrecare danni ingenti al titolare del marchio che non monitori adeguatamente il proprio marchio sulla rete.

Di fronte a ciò, nell’ambito dei provvedimenti che l’imprenditore potrà adottare per evitare che anche l’uso in Internet contribuisca alla decadenza per volgarizzazione, il titolare del marchio dovrà individuare delle linee guida rivolte sia ai soggetti che operano per suo conto (a titolo esemplificativo, addetti alla comunicazione ed al marketing, distributori, agenti), sia ai soggetti terzi.

Una volta individuati i criteri di utilizzo del marchio, il titolare dovrà svolgere una attività continua di monitoraggio focalizzata, da una parte, ad ostacolare l’uso non autorizzato e non conferme da parte dei concorrenti e, dall’altra, a controllare le modalità di uso del marchio da parte del pubblico sulle pubblicazioni on-line, sui siti di e-commerce, all’interno dei social network.

Inoltre, il titolare dovrà verificare che il proprio marchio non venga utilizzato come adwords o parole chiavi sui siti di ricerca.

Attraverso una sorveglianza costante del web, si potranno raccogliere e organizzare gli elementi necessari per individuare le diverse modalità di utilizzo del marchio, selezionando quelle che costituiscono prove di un avviato processo di volgarizzazione che potrebbero portare terzi a richiedere la decadenza del marchio. Grazie a tale monitoraggio, sarà altresì possibile pianificare e svolgere azioni preventive, giudiziali e stragiudiziali, che dimostrino che il titolare ha posto in essere azioni a difesa del proprio marchio.

In attesa che anche l’uso sul web sia considerato un indizio del processo di volgarizzazione del marchio, il monitoraggio dello stesso su Internet diviene sempre più uno dei principali strumenti di tutela preventiva del portafoglio marchi dell’azienda.