Secondo Andrea Feltrinelli, Avvocato, Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi, Milano

Forse non tutti sanno che uno dei marchi più diffusi in Europa (e probabilmente non solo) nel settore dell’outdoor calzaturiero è il notissimo “ottagono giallo” dell’italiana società Vibram S.p.A. .

Nato a metà del secolo scorso da una felice intuizione del fondatore dell’azienda, Vitale Bramani (dal cui nome nasce appunto la denominazione aziendale) – il quale inventò l’ormai famosissimo “carrarmato”, montato, fra l’altro, sugli scarponi militari di mezzo mondo – con il passare degli anni l’ottagono giallo ha vissuto una progressiva diffusione ben oltre i confini nazionali.

Una delle principali ragioni di un tale travolgente successo sta nel fatto che, per la loro indiscussa qualità tecnica, le suole Vibram – su cui sempre spicca l’inconfondibile impronta gialla – equipaggiano ormai le calzature da trekking (e, in generale, outdoor), dei più noti produttori di tutto il mondo, i quali in tal modo, insieme con il loro, diffondono ovunque anche il marchio di Vibram, di cui una recente indagine di mercato europea ha infatti confermato la notorietà.

Con il passare degli anni, la caratterizzazione di colore del marchio ha assunto una sempre maggiore rilevanza e Vibram ha quindi provveduto a registrare anche marchi raffiguranti la sola impronta gialla – e dunque privi della componente denominativa – in diverse configurazioni geometriche, come ad esempio questa[1] e questa[2]  .

Accade quasi inevitabilmente così che, oltre all’immancabile pluralità di contraffattori asiatici, anche qualche importante e nota azienda europea a volte ceda alla tentazione di marchiare con bolli o impronte gialle le suole delle proprie calzature.

Qualche tempo fa, ad esempio, un noto marchio di abbigliamento sportivo ha posto in vendita   scarponcini outdoor anch’essi contraddistinti, sulla suola, da un’identica impronta gialla ovale.

A fronte di ciò, la Sezione Specializzata del Tribunale di Milano, adita in via d’urgenza da Vibram, ritenuta la “capacità di riconoscimento e di attrattiva” del marchio giallo, “consolidata nella percezione del consumatore”, disponeva l’immediato sequestro su tutto il territorio nazionale del prodotto contraddistinto dal segno contraffattorio, provvedimento che veniva eseguito sia presso l’importatore che in punti vendita della grande distribuzione.

In sede di discussione del ricorso, controparte si difendeva con una serie di argomenti fondati sulla presunta invalidità e/o decadenza dei marchi figurativi di Vibram.

In particolare, la resistente eccepiva l’invalidità, per carenza di capacità distintiva, del marchio costituito da una figura geometrica di colore giallo, nonché – nello specifico – la decadenza del segno azionato per asserita mancata utilizzazione, da parte di Vibram, di un tale marchio, sostenendo che, invece, quest’ultima avrebbe utilizzato sempre e solo il segno “complesso”, vale a dire l’etichetta gialla riportante all’interno la denominazione Vibram.

La fondamentale ragione di una tale difesa consisteva nel fatto che, quelli azionati da Vibram, erano marchi comunitari (ora europei) ed il relativo regolamento, com’è noto, non prevede una norma analoga a quella dell’art. 24.4 c.p.i. sul c.d. “marchio difensivo”, secondo cui il marchio non decade se il relativo titolare ne utilizza comunque un altro simile.

Conseguentemente, secondo la tesi avversaria, il marchio solo figurativo di Vibram sarebbe decaduto per mancata utilizzazione a fronte del disposto dall’art. 15(1) e 51(1)(a) del Regolamento sul marchio  europeo (RMUE), in ordine al fatto che il marchio effettivamente usato non deve differenziarsi da quello registrato in modo da alterarne il carattere distintivo.

Da parte sua, oltre a contestare di non aver utilizzato il logo costituito dalla sola etichetta gialla, Vibram sottolineava che il proprio marchio figurativo europeo (ottagono giallo) rivendicava comunque la preesistenza della corrispondente registrazione italiana (poi abbandonata), ai sensi dell’art. 34 RMUE e che quindi, almeno per la componente italiana del marchio, Vibram avrebbe comunque continuato a poter usufruire dell’istituto del marchio difensivo di cui alla norma sopra citata. L’art. 34(2) RMUE stabilisce infatti, com’è noto, che colui il quale rivendichi una preesistenza e lasci quindi che il marchio nazionale su cui essa si estingua “continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato ad essere registrato”.

In ogni caso, inoltre, Vibram rilevava che – a fronte dell’estrema notorietà e rinomanza del proprio marchio – esso gode di una tutela particolarmente intensa, estesa singolarmente a ciascuno degli elementi – figurativi e denominativi – che lo compongono (principio questo di carattere generale in tema di marchi notori “complessi”).  Di talché, anche prendendo in considerazione il solo marchio raffigurante la parola Vibram all’interno dell’ottagono giallo, il segno della resistente ne avrebbe costituito comunque contraffazione.

I Giudici milanesi hanno condiviso questa tesi. L’ordinanza che ha definito il procedimento cautelare ha innanzitutto specificamente valorizzato le indagini demoscopiche eseguite in ordine alla conferma della notorietà del logo giallo di Vibram, mezzo istruttorio di cui – nel solco di una nota giurisprudenza, anche comunitaria – ha riconosciuto la particolare efficacia probatoria.

A fronte di ciò, il Tribunale ha confermato che “il solo elemento grafico (logo/figura in giallo) privo di qualsiasi elemento denominativo – ed anche indistinto quanto alla specifica geometria del segno: ottagono od ovale – conduce ad una notevole riconoscibilità di tale segno come direttamente associabile alla ricorrente“. “In sostanza – ha quindi ritenuto il provvedimento – la ricorrente mediante l’uso costante e diffuso del suo marchio Vibram in ottagono irregolare giallo è riuscita a conferire specifica distintività ad un elemento che normalmente appare graficamente secondario nella capacità di attrazione del consumatore – e cioè il disegno grafico ed il colore in cui l’elemento denominativo appare inserito – sicché tale marchio appare ormai concepibile quale marchio complesso (denominazione + figura geometrica +colore) in cui ogni suo elemento grafico ha assunto capacità distintiva e conseguente idoneità ad essere oggetto di protezione per sè considerato“.

Confermato dunque pienamente il disposto provvedimento di sequestro ed inibitoria, il successivo giudizio di merito seguiva una conforme evoluzione e la consulenza contabile disposta in sede istruttoria accertava quindi – monetizzandolo – il rilevante danno subito da Vibram, che le controparti, onde evitare più severe conseguenze, hanno poi spontaneamente pagato in via transattiva.

[1] Ottagono di colore giallo

[2] Ellisse di colore giallo