Andrea Grimaldo, Consulente in P.I. e Marilena Garis, Consulente in Marchi, Praxi Intellectual Property Spa, Milano, Roma, Torino, Verona, Padova, Genova

Il marchio costituisce un importantissimo strumento di comunicazione della propria impresa, essendo in grado non solo di indicare la provenienza del bene, ma anche di garantire, in senso lato, la qualità dello stesso.

La normativa vigente prevede che sia ottenibile una sfera di esclusiva che si articola su tre livelli: l’uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato, l’uso di un segno identico o simile al marchio, per prodotti o servizi identici o affini, se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico ed infine l’uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio gode di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio ad essi.

L’estensione della tutela di un marchio registrato a prodotti non affini a quelli connessi alla registrazione si rivela di particolare interesse giacché permette di estendere la protezione anche a beni che sono presumibilmente al di fuori della sfera di immediato interesse del titolare della registrazione.

L’istituto della rinomanza è disciplinato dall’Articolo 12.1.e del vigente Codice della Proprietà Industriale e dell’Articolo 8.5 del Regolamento 207/09/CE e la relativa normativa è da considerarsi ampiamente armonizzata a livello europeo.

La rinomanza è precipuamente valutata sulla base di criteri quantitativi, essendo gli aspetti qualitativi soprattutto legati alla valutazione del possibile pregiudizio o indebito vantaggio del contraffattore.

L’istituto in parola è validamente invocabile  non solo in sede di tutela giudiziaria per atti contraffattori, ma anche in sede di opposizione alla registrazione o richieste di nullità avverso marchi di terzi confondibili con il marchio rinomato.

Ci siamo di recente adoperati al fine di ottenere il riconoscimento della rinomanza  di un prestigioso marchio nel settore del lusso, il cui titolare ha dovuto agire nei confronti di un marchio confondibile, depositato anche per prodotti non affini.

Da una disamina della questione, si rilevava come da ciò potesse derivare un possibile pregiudizio all’immagine del brand, suggerendo così di proporre opposizione contro la registrazione della domanda avversa presso l’Ufficio Marchi Comunitario (UAMI).

Al fine di provare la rinomanza del marchio anteriore, è stata quindi avviata la raccolta del materiale utile a dimostrare l’alto grado di diffusione e di prestigio del brand sul mercato. La tutela del marchio istituzionale, partita con registrazioni in numerosi paesi e proseguita con il monitoraggio del mercato e delle domande di registrazione di marchi confondibili di terzi, ha consentito il consolidamento del brand a livello internazionale.

Il ripetersi di conclusioni favorevoli delle azioni intentate ha comportato l’accrescersi del materiale probatorio, a favore dell’esclusività dei diritti di marchio nelle azioni successive a livello internazionale. Detto materiale probatorio ha dunque rappresentato un’ottima base per rivendicare la rinomanza, unitamente alla produzione di rassegna stampa, materiale promo pubblicitario, fatturati di vendita.

E’ stata infine condotta un’indagine demoscopica volta a confermare l’alto grado di conoscenza del brand presso il pubblico dei consumatori.

La Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI, esaminate le argomentazioni in fatto e in diritto e la copiosa documentazione a sostegno della rinomanza, ha favorevolmente accolto la contestazione, riconoscendo lo status di rinomanza del brand, respingendo la domanda avversa per tutti i prodotti rivendicati, compresi anche quelli non affini, secondo il principio della c.d. tutela ultramerceologica accordata ai marchi celebri.

La decisione in argomento costituisce pertanto un importante risultato per il consolidamento del marchio ed alla sua immagine di eccellenza. Come noto, ben pochi segni distintivi assurgono a così alti livelli di riconoscimento sostanziale. Nel caso di specie, detto riconoscimento potrà costituire un precedente autorevole con riferimento ad ulteriori azioni di tutela merceologica ed ultramerceologica volte a salvaguardare il prestigio del brand.