Marco Camolese, European and  Italian Patent & Trademark Attorney, Metroconsult Srl, None (TO)

“Da anni collaboriamo con Metroconsult che, grazie al forte background sviluppato anche in ambito industriale, ci ha sempre garantito un qualificato e puntuale affiancamento in tutte le fasi del processo di tutela e valorizzazione dei brevetti” – afferma l’Amministratore Delegato di un’importante società europea operante nel settore della telefonia.  “Metroconsult non solo collabora con i nostri mandatari aziendali nelle attività di stesura e prosecution delle privative brevettuali, ma grazie alle sue competenze ci offre un valido e costante apporto nella lotta alla contraffazione. Dal 2008 ad oggi l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno effettuato in totale oltre 130.000 sequestri, determinando il ritiro dal mercato di 400 mln di articoli contraffatti per un valore superiore a € 4,5 mld. Parte di questi prodotti sequestrati riguardano i cellulari e loro componenti e sono stati bloccati a beneficio dei nostri stakeholder con la fattiva ed incisiva collaborazione di Metroconsult”.

Quando un Cliente si rivolge a Metroconsult lamentando una contraffazione, il primo passo che il Consulente in PI deve compiere è la verifica della reale sussistenza dell’abuso. Al fine di evitare inutili sprechi di tempo e soprattutto di denaro, ogni azione ufficiale di difesa legale di una privativa industriale deve partire dalla ragionevole certezza dell’esistenza dell’illecito ipotizzato. Per questo motivo è fondamentale approfondire quanto riferito dal Cliente, specialmente da un punto di vista brevettuale. Anche se l’azienda cliente è rappresentata da un professionista di grande esperienza, che conosce bene il prodotto ed il particolare settore tecnico in cui opera, non sempre è altrettanto scontata la piena capacità di cogliere a tutto tondo l’effettivo ambito di protezione del titolo e la sua validità.

Nel caso in questione, dopo aver svolto l’analisi tecnico-legale del brevetto ed appurato che il prodotto in contraffazione rientrava nell’ambito di protezione del brevetto di titolarità del Cliente, il Consulente disponeva di tutti gli elementi per provare la contraffazione. La situazione si presentava tuttavia complessa in quanto si trattava di una contraffazione per equivalenti.

Esistono due forme di contraffazione. La prima si ha quando il prodotto contraffatto riproduce pedissequamente tutti gli insegnamenti descritti nelle rivendicazioni del brevetto (la c.d. “contraffazione letterale”); la seconda sussiste invece quando la soluzione ritenuta in contraffazione risulta molto simile a quella rivendicata, ma non del tutto identica. Se essa tuttavia risolve lo stesso problema tecnico risolto dall’invenzione brevettata e i mezzi modificati costituiscono per un esperto del settore evidenti e meri sostituti rispetto a quelli rivendicati, si ha la c.d. “contraffazione per equivalenti”.

Accertata l’esistenza di validi e fondati presupposti di contraffazione, interviene la presa di contatto con il contraffattore; ciò può avvenire in concreto seguendo un approccio “aggressivo”, “duro” o “morbido”.

L’approccio “aggressivo” consiste nell’immediata richiesta di una misura cautelare, come ad esempio il sequestro dei prodotti già immessi sul mercato dal contraffattore o un’inibitoria a venderne degli altri. Questa procedura è possibile solo nei casi di effettiva urgenza, poiché è necessario dimostrare dinanzi al Giudice, oltre al “fumus boni iuris” (e cioè l’effettiva legittimità della privativa azionata), anche la necessità di bloccare il contraffattore prima che arrechi un danno irrimediabile al Cliente (“periculum in mora”).

L’approccio “duro” mira invece ad ottenere l’immediata cessazione dell’attività di contraffazione (“cease and desist”), con il ritiro dal mercato dei prodotti eventualmente ivi immessi e la richiesta di risarcimento del danno subito.

L’approccio “morbido”, infine, mira ad instaurare una trattativa di carattere commerciale, finalizzata alla regolarizzazione della posizione del contraffattore mediante, ad esempio, la sottoscrizione di un accordo di licenza.

L’approccio da adottare viene scelto di concerto con il Cliente ed in base alle strategie aziendali che quest’ultimo persegue. Se il Cliente intende far proprio in modo assoluto il diritto di monopolio riservatogli dalla privativa, non cercherà accordi di nessun tipo con il contraffattore e lo costringerà quindi, legittimamente, a ritirare i propri prodotti contraffatti dal mercato, oltre a farsi pagare i danni dovuti a tale comportamento illecito. In alternativa, l’assunzione di una linea di condotta più morbida può passare attraverso l’instaurazione di una collaborazione atta a portare al titolare del brevetto benefici commerciali quale ad esempio l’ampliamento della rete distributiva.

“Nel caso specifico – prosegue l’Amministratore Delegato – al fine di evitare un’azione legale abbiamo inizialmente inviato al contraffattore una lettera di diffida in cui si contestava il comportamento illegittimo e lo si invitava a prendere licenza. Non avendo però ricevuto riscontro nei tempi definiti nella lettera, abbiamo instaurato un’azione legale volta ad ottenere il sequestro della merce contraffatta. Eravamo infatti consapevoli della forza brevettuale della nostra invenzione, che era stata tutelata proprio in collaborazione con i professionisti Metroconsult. I fatti ci hanno dato ragione poiché, tramite la perizia tecnica di parte svolta da Metroconsult, quest’ultima è riuscita a dimostrare che il prodotto del presunto contraffattore rientrava nell’ambito di protezione del nostro brevetto, illustrando il tutto in maniera chiara e semplice al Giudice che non disponeva completamente delle conoscenze necessarie per capire le complessità tecniche del prodotto. Il Giudice si è dunque espresso a nostro favore ed il contraffattore, per non vedersi sequestrata la merce, ha acquisito una licenza, versando anche una somma a titolo di risarcimento danni per i prodotti venduti in contraffazione.”

In conclusione, per realizzare una tutela efficace ed ottenere un ritorno economico dalle proprie innovazioni, è necessario essere affiancati da un valido esperto in Proprietà Industriale in grado di proteggere l’invenzione a partire dalle importantissime fasi iniziali fino alla sua valorizzazione economica.