Matteo Baroni e Giovanni Zelioli, Consulenti in Brevetti  –  Metroconsult  Srl

L’istituto del brevetto per invenzione consente al titolare di ottenere un diritto di esclusiva, limitato geograficamente e temporalmente, su una particolare soluzione tecnica, relativa per esempio ad un dispositivo, un prodotto, un procedimento o una metodologia.

Per salvaguardare il diritto dei terzi, al titolare di una domanda di brevetto non è permesso, a posteriori, migliorare indebitamente la propria posizione, ottenendo tutela legale su soluzioni tecniche che trascendano l’invenzione originale.

Proprio per questo, i diritti di esclusiva di un titolare risultano confinati entro i limiti della domanda di brevetto come originalmente depositata; in altre parole, un brevetto può conferire tutela solo su quanto descritto al momento del deposito della domanda di brevetto stessa, e su soluzioni tecniche che siano direttamente derivabili dal tecnico del settore, senza ambiguità, leggendo la descrizione originale. Tale restrizione al contenuto della domanda risulta di particolare importanza, soprattutto in Paesi in cui viene svolto un esame sostantivo dei requisiti di brevettabilità.

Al titolare è tuttavia concessa un’occasione di effettuare integrazioni al testo della domanda, all’atto dell’estensione all’estero della stessa  entro il cosiddetto “anno di priorità”, ovvero entro dodici mesi dal primo deposito nazionale. Tuttavia la strada di apportare integrazioni “in corso d’opera” non sempre risulta percorribile.

Si immagini, per esempio, che un inventore o un’azienda depositi una prima domanda di brevetto relativa ad un’invenzione di loro interesse. Soprattutto nei casi in cui non venga coinvolto un esperto consulente brevettuale, tale domanda di brevetto può nascere imperfetta, ad esempio per oscurità o ambiguità nella descrizione che influenzino negativamente la tutela legale ottenibile, oppure per limitazioni indebite inserite nelle rivendicazioni.

Gli scenari che, tipicamente, si configurano dopo il deposito della domanda di brevetto sono i seguenti:

• l’inventore desidera reperire risorse tecniche ed economiche per attuare l’invenzione, ed è alla ricerca di partner a cui la illustra;
• l’azienda può iniziare la commercializzazione dell’invenzione, verificando così l’effettivo mercato di interesse ed i volumi di vendita.

Una volta che l’invenzione riscuote successo, presso gli investitori o presso il pubblico, l’inventore o l’azienda solitamente desiderano espandere la tutela brevettuale a mercati di altri Paesi, procedendo con la sopra citata estensione all’estero.

Le imperfezioni della domanda di brevetto originale possono ora risultare più evidenti, per esempio poiché l’invenzione è finalmente affinata dal punto di vista tecnico, o perché ci si rivolge ad un consulente specializzato solo per la fase delle estensioni estere; il titolare vorrebbe quindi sanare queste imperfezioni per ottenere una protezione ottimale per la propria invenzione.

Tuttavia, come spiegato sopra, l’esclusiva originaria è confinata entro i limiti della domanda di brevetto come inizialmente depositata; le integrazioni alla descrizione o le modifiche introdotte saranno quindi da valutarsi separatamente dal contenuto della domanda originale. In particolare, a tali integrazioni/modifiche non potrà essere attribuita la data di primo deposito nazionale (cioè la “data di priorità”), ma la data in cui esse  sono state per la prima volta presentate agli Uffici brevetti esteri.

Le divulgazioni effettuate dall’inventore o dall’azienda dopo il primo deposito nazionale, ma prima della successiva estensione all’estero, possono quindi  anticipare le integrazioni/modifiche introdotte a posteriori nel testo e rappresentare, quindi, un serio ostacolo alla valida brevettazione secondo il testo revisionato in fase di estensione.

Sulla base dell’esperienza, si verifica che sono proprio le invenzioni di maggior successo tecnico o commerciale, una volta immesse sul mercato, che scontano le maggiori difficoltà, divenendo oggetto di attacchi da parte di terzi concorrenti, in sede di opposizione o di causa di nullità. Per resistere a tali attacchi, la domanda di brevetto deve essere redatta sin dall’origine in maniera completa e funzionale a poter accogliere eventuali modifiche, senza esporre il fianco ad obiezioni degli Uffici brevetti nel corso dell’esame di merito, o peggio ad attacchi di terzi concorrenti in seguito alla concessione. Da quanto sopra esposto risulta evidente che, per un inventore o un’azienda, è altamente consigliabile rivolgersi fin dalle primissime fasi ad un “Consulente in Proprietà Industriale”, specializzato in brevetti che assista nel tutelare al meglio le proprie invenzioni.