Andrea Parini, Avvocato –  Partner Studio Legale Associato Parini – Andreolini, Milano

Il marchio geografico è il marchio costituito da un toponimo, ossia un nome geografico, di luogo, di Paese, città, monte, fiume, eccetera. Nel momento in cui un imprenditore decide di adottare come marchio un toponimo, conviene che si fermi a riflettere.

Infatti il marchio geografico sarà “forte” se non presenta alcuna aderenza concettuale con i prodotti o servizi contraddistinti: p.e. è stato dichiarato forte il marchio AMARO SILANO, avendo i giudici ritenuto che le erbe con le quali veniva prodotto non provenivano dalla Sila, e che la Sila non era rinomata per tale specie di pianta (Cass. Civ., Sez. I, n. 8292/94).

Sarà invece nullo, ai sensi dell’art. 13 e 25 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), il marchio geografico costituito esclusivamente da indicazioni descrittive della provenienza geografica del prodotto o del servizio contraddistinti. Il legislatore ha voluto così evitare che un singolo imprenditore acquisisca, tramite la registrazione del marchio, l’uso esclusivo di termini che debbono poter essere usati da tutti coloro che offrono lo stesso prodotto o servizio: si pensi al nome “Parma” in relazione al prosciutto crudo di Parma.

Sarà infine debole il marchio geografico che, pur non essendo costituito esclusivamente da indicazioni descrittive, abbia comunque aderenza concettuale con i prodotti o servizi contraddistinti.

La distinzione fra marchio debole e forte si riverbera anche sulla tutela accordata al marchio, in quanto per il marchio debole anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre al contrario il marchio forte viene tutelato anche in presenza di rilevanti variazioni e modificazioni, se vi è confondibilità con il cosiddetto “nucleo ideologico” del marchio, ovvero l’idea fondamentale in cui si riassume la spiccata attitudine individualizzante del marchio forte.

Nel caso che stiamo per esaminare il titolare dei marchi ACQUA DELL’ELBA e PROFUMO DELL’ELBA (di seguito “attore”) ha chiesto di dichiarare la nullità del marchio posteriore ISOLA D’ELBA CHARME PARFUM.

La vicenda si dipanava attraverso l’instaurazione di una causa di merito, nel corso della quale l’attore chiedeva al Giudice un provvedimento cautelare urgente (respinto), cui seguiva un reclamo avanti al  Collegio.

L’attore sosteneva che i propri marchi erano “forti” perché il termine ELBA non presenta nessuna aderenza concettuale con il profumo, posto che l’Isola d’Elba non ha nessuna tradizione nella profumeria. E che di conseguenza le modifiche o aggiunte presenti nel marchio del convenuto ISOLA D’ELBA CHARME PARFUM non valgono ad escludere la contraffazione.

Sosteneva invece il convenuto che il nome geografico ELBA era intrinsecamente debole, perché adottandolo ambedue le parti intendevano stabilire una stretta relazione con l’isola, come dimostrano i seguenti fatti: nei marchi dell’attore ELBA è complemento di specificazione (“dell’Elba” e non soltanto “Elba”), il profumo così contraddistinto è caratterizzato dalle fragranze dell’Elba, e viene venduto anche come “souvenir” dell’Elba.

I giudici, in particolare il Collegio, hanno ritenuto che “ciò che rileva è il collegamento che detti segni (contenenti il termine ELBA) oggettivamente stabiliscono con la località geografica in questione, nel senso di evocare la provenienza delle fragranze di cui sono composti i prodotti al fine di determinare uno specifico collegamento di essi nella percezione del consumatore con l’isola d’Elba”.

Inoltre tale collegamento risulta confermato dalla presentazione promozionale dei profumi dell’attore “così come proposta direttamente nel sito web di loro pertinenza. Invero appare evidente la connessione tra l’origine del profumo e il territorio stabilito dallo slogan prescelto per accompagnare tutta la produzione e cioè “Essenza di un’isola” – che gioca con i diversi significati propri del termine ESSENZA nel suo normale significato comune e quello proprio del settore della profumeria – così come la vicenda posta nella sezione introduttiva del sito stesso (Paolina Bonaparte decise di creare delle profumazioni sulla base delle essenze mediterranee dell’isola della quale sarebbe rimasta affascinata) che viene richiamato quale evento ispirato della produzione di profumi della società”.

Altre interessanti considerazioni venivano poi svolte dal Collegio per negare che i marchi “deboli” dell’attore si fossero rafforzati mediante l’uso, e per adombrare un possibile uso ingannevole dei marchi in esame, nel caso non fossero veramente composti da fragranze provenienti dall’Elba.

In conclusione, il caso qui esaminato appare interessante anche perché la volontà dell’attore, di adottare in esclusiva il segno ELBA, è stata vanificata dalla relazione che proprio l’attore ha voluto stabilire tra il prodotto e l’Isola d’Elba.