Leonardo Jaumann, Avvocato – Studio Brevetti Jaumann Sas, Milano

Al momento del deposito del marchio è requisito essenziale indicare a quali prodotti e/ o servizi si riferisce il marchio. I vari prodotti e servizi sono catalogati in una classificazione internazionale, c.d. Classificazione di Nizza.

Detta Classificazione – che prevede 34 Classi di prodotti e 11 di servizi – oltre ad essere dotata di un elenco alfabetico dettagliato,  ha un titolo generico che permette di individuare macro categorie di prodotti e/ o servizi.

La tendenza – in Paesi in cui gli Uffici Marchi lo permettono – è quella di rivendicare l’intero titolo della Classe, garantendo così, per interpretazione della larga parte degli Uffici Marchi e della giurisprudenza, protezione su tutti i prodotti e/o servizi rientranti in detta categoria.

Con la sentenza relativa al caso C-307/10 c.d. “IP Translator”, la Corte di Giustizia si è pronunciata nel senso che: a) (omissis)  “i prodotti o servizi per i quali è richiesta la tutela mediante marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione” (omissis); b) che a tal fine nulla “osta all’impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi (omissis), purché tale identificazione sia sufficientemente chiara e precisa”; c)  “colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe (omissis) deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi.”

Ora, mentre prima era pacifico, nei Paesi come l’Italia, che rivendicando il titolo di una Classe, automaticamente erano inclusi tutti i prodotti e/o servizi ivi potenzialmente classificabili,  a seguito della sentenza menzionata, tale principio non può più trovare applicazione diretta.

Tale effetto incede in due momenti ben precisi:  al momento del deposito, dove un’indicazione non sufficientemente precisa e chiara potrebbe dare adito a rilievi d’Ufficio, e  durante eventuali controversie, nella determinazione della portata del diritto materiale conferito dal marchio.

Parrebbe dunque che potrebbe essere  sufficiente adottare una dicitura tale da consentire contemporaneamente una chiara e precisa identificazione dei prodotti e/o servizi, senza che per questo siano escluse categorie che si ha interesse a  proteggere.  Tale aspetto potrebbe anche avere risvolti positivi, poiché potrebbe evitare alcune controversie, laddove i prodotti rivendicati, benché appartenenti alla medesima Classe, fossero sufficientemente precisati da escluderne l’affinità.

Tuttavia sorgono spontanei, almeno, due pensieri. In tema di “decadenza del marchio”, vi era la consuetudine di ritenere che qualora un marchio rivendicasse una categoria più generica, anche il solo uso del marchio per alcuni dei prodotti e/o servizi compresi nella categoria più generica rivendicata, potessero salvare il marchio dalla decadenza per l’intera categoria rivendicata tramite la dicitura generica.  Viceversa, la tendenza dei vari Uffici e organi giudicanti nel valutare l’uso effettivo e serio di un marchio, laddove vi erano lunghi e dettagliati elenchi di prodotti, è quella di depennare i singoli articoli per cui il marchio non è stato usato.

Anche tale aspetto andrà d’ora in poi tenuto conto nella redazione precisa e chiara dei prodotti e/o servizi.

Ulteriore aspetto è quello relativo alla limitazione dei prodotti e/o servizi.

In un sistema dove il titolo della Classe comprende automaticamente ogni prodotto e/o servizio catalogabile sotto detta categoria, modificare la dicitura della Classe da generica in più dettagliata, con un elenco di prodotti e/o servizi precisi, è senza dubbio una limitazione. Ciò ora non potrà più valere, poiché il titolo della Classe non garantisce più l’automatica inclusione di ogni categoria. Pertanto, si deve ritenere che se si effettua una modifica che prima della sentenza de qua era considerata una limitazione, ora detta modifica potrebbe essere considerata un’estensione della protezione e come tale rigettata.

Ad esempio, restando proprio nel seminato della  sentenza ”IP Translator”, restringere il titolo originariamente rivendicato della Classe 41 “Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali” a “servizi di traduzione” potrebbe non rappresentare una limitazione, come lo sarebbe stato prima della sentenza, ma un’estensione della protezione, poiché la dicitura della Classe 41 di per sé non permette di ritenere che i servizi di traduzione siano in qualche modo compresi tra le espressioni usate nel titolo della classe rivendicata.