Anna Carmignato, Consulente in Marchi – Arkonsult Div. Baldissera Brevetti, Padova

Potenziali conflitti e opportunità di affari possono sorgere nello stesso momento dalle circostanze più fortuite. Il caso che segue ne è un esempio.
Mentre ci accingiamo ad effettuare il rinnovo di un marchio registrato per prodotti chimici in Italia per conto di un nostro Cliente (che chiameremo BETA), ci accorgiamo da un controllo nella banca dati dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che un soggetto terzo (che chiameremo OMEGA) ha depositato di recente un marchio parzialmente identico nella parte distintiva al nostro per la stessa classe merceologica. Da un confronto, il marchio successivo difatti riproduce interamente il marchio anteriore nella parte verbale distintiva e si differenzia solamente per la grafica e una ulteriore componente verbale descrittiva. I prodotti sono completamente sovrapponibili.
Ci affrettiamo ad avvisare BETA affinché venga considerata la possibilità di assumere tempestive azioni a tutela del suo diritto anteriore. Nel frattempo, continuiamo a svolgere verifiche esplorative in internet riscontrando nel sito di OMEGA che il marchio contestato viene associato a soli servizi di bonifica e disinfestazione con l’uso di prodotti probabilmente non a loro riconducibili. Il sito ci colpisce tra l’altro per immagine grafica e uso di colori che richiamano vagamente quelli preferiti da BETA.
Di ciò evidentemente si accorge anche BETA che ci autorizza ad indirizzare ad OMEGA una lettera di diffida nella quale richiedere innanzi tutto il ritiro immediato della pendente domanda di registrazione. Nella diffida evidenziamo inoltre che nella grafica e immagini utilizzate nel sito internet di OMEGA vengono chiaramente richiamate caratteristiche proprie dell’immagine di BETA, pertanto richiediamo quanto meno l’immediata rimozione dal sito di tutti i riferimenti al marchio contestato.
Dalla risposta che ci perviene dal legale incaricato da OMEGA e da quanto nel frattempo veniamo a sapere da BETA, apprendiamo di passati contatti commerciali tra le due aziende. BETA non ci nasconde la tentazione di non voler interrompere definitivamente i rapporti con tale soggetto in quanto ci sono tuttora in ballo delle trattative per forniture di prodotti di BETA ad OMEGA.
Quello che appariva come un classico caso di interferenza tra marchi si trasforma poco a poco per BETA in una delicata questione: perseguire l’attività di OMEGA “a muso duro” perché potenzialmente lesiva dei diritti acquisiti di BETA, oppure assumere un atteggiamento più conciliante allo scopo di salvaguardare il più possibile il rapporto commerciale in vista di prossime opportunità di business?
Da Consulenti non è semplice suggerire l’una o l’altra: ma, come dicevano gli Antichi, in medio stat virtus. Assecondiamo BETA nel cercare di salvaguardare il rapporto commerciale con OMEGA sospendendo per il momento il giudizio sull’immagine del sito, ma allo stesso tempo giudichiamo alquanto inopportuno cedere sulla difesa del marchio anteriore nei confronti del deposito successivo.
Cerchiamo di spiegare che lasciando sussistere nel registro un marchio così pericoloso (identità tra segni nella parte distintiva e identità di prodotti rivendicati), BETA si espone nel tempo al rischio che detto marchio possa essere ceduto a soggetti terzi meno amichevoli e/o magari ancora più spregiudicati nell’uso del marchio – ad esempio facendone uso per prodotti potenzialmente nocivi – venendo a innescare in questo modo conseguenze ben più dannose alla reputazione di BETA. Facciamo presente inoltre che affrontare la questione adesso ci consente di risolvere il conflitto tra marchi per via amministrativa con i costi e i tempi di risoluzione più ragionevoli che ne conseguono.
Con il benestare di BETA, depositiamo quindi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi un atto di opposizione avverso la registrazione della domanda di OMEGA entro i termini prescritti. La base dell’opposizione è nel rischio di confusione discendente da marchi molto simili per identici prodotti.
Il contraddittorio non prende nemmeno avvio in quanto OMEGA si affretta a ritirare la domanda ponendo fine al procedimento di opposizione.
A fronte di tale presa di posizione, BETA quindi decide di sospendere per il momento ulteriori azioni nei confronti di OMEGA che riguardino il sito internet che, benché continui ad infastidire, potrebbe finire per diventare addirittura un utile strumento di richiamo ai propri prodotti …
In conclusione, una riflessione da Consulenti abituati a valutazioni in punta di diritto: ascolto e capacità di soppesare i diversi interessi in gioco sono valori altrettanto importanti da esprimere nell’attività professionale quotidiana quanto le proprie conoscenze e competenze, anche quando essi possano sembrare tra loro in conflitto se non addirittura poco conciliabili.