Luca Sandri e Chiara Sordi, Avvocati, Studio Legale Sandri & Lameri, Milano

Lo Studio veniva incaricato da una società italiana specializzata nella progettazione, produzione e fornitura di manici per pentole di tutelarla in merito ad una vicenda di contraffazione. In particolare, l’azienda era venuta a conoscenza che una società concorrente importava sul territorio italiano delle padelle, il cui manico riprendeva integralmente le forme tutelate dal proprio modello ornamentale comunitario registrato, così interferendo con esso.

Veniva, dunque, depositato ricorso cautelare ex artt. 669 – bis e 700 c.p.c., 120 e ss. CPI, avanti le Sezioni Specializzate nel 2008, stante la sussistenza dei due requisiti del fumus boni iuris (novità e capacità individuale del modello registrato ed identità con quello della concorrente) e del periculum in mora (rischio di confusione e sviamento della clientela), volto ad ottenere un provvedimento nei confronti della concorrente che inibisse l’importazione, l’offerta e la messa in vendita, la promozione pubblicitaria di prodotti riproducenti le caratteristiche del modello registrato, con sequestro degli stessi.

Il Tribunale accoglieva il ricorso, in quanto riconosceva che “le caratteristiche del manico (quali la cavità ellissoidale nella parte superiore del manico, l’apertura ellittica in corrispondenza dell’estremità libera per l’attacco a un gancio di supporto, la cavità inferiore lungo la lunghezza del manico, il “quarto di luna” frontale) hanno anche un loro pregio estetico meritevole di protezione. I manici sono stati realizzati con forme particolari tali da rendere il prodotto dotato di un proprio carattere individuale e distintivo”.

Per l’effetto, inibiva alla concorrente ogni ulteriore importazione, commercializzazione e promozione pubblicitaria di prodotti con manici che riproducessero il modello tutelato, autorizzando il sequestro “del pentolame con il manico in contraffazione del modello”; fissava, inoltre, una penale da applicarsi per ogni successiva ed illecita commercializzazione dei manici inibiti, che veniva quantificata in € 30,00. Si procedeva al sequestro di manici contraffatti presso i magazzini della concorrente. L’ordinanza cautelare veniva confermata sia in sede di reclamo, che di giudizio di merito, con condanna della concorrente al risarcimento integrale dei danni patiti dall’azienda per la violazione dei propri diritti sul modello de quo e per gli atti di concorrenza sleale subiti ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c.

QUADRO NORMATIVO. Il caso proposto si inquadra nella disciplina dettata a tutela dei modelli e disegni industriali ex artt. 31 e ss. D. Lgs. 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale”).

L’art. 31, co.1, CPI fornisce una definizione del disegno o modello industriale, quale “aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento” e subordina la loro registrazione – ai fini del riconoscimento della tutela giuridica a favore del loro titolare – alla sussistenza di tre requisiti: novità, carattere individuale e liceità.

Un disegno o modello deve intendersi “nuovo” (art. 32 CPI) qualora nessun modello o disegno identico a quello che si intende registrare sia stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione oppure, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di registrazione.

Secondariamente, un disegno o modello presenta “carattere individuale” (art. 33 co. 1 CPI) se l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato del disegno o del modello differisce da quella suscitata nel medesimo utilizzatore da qualsiasi altro disegno e modello divulgato prima della presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di registrazione. Infine, un disegno e modello deve essere “lecito” (art. 33 co. 2 CPI), cioè non contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

La sussistenza di tali requisiti fa sì che solo i modelli o disegni che presentano un particolare pregio o valore, tale da fargli acquisire un valore autonomo rispetto al prodotto e dunque uno specifico valore di mercato, vengano registrati.

Una domanda sorge spontanea: perché registrare un disegno o un modello, per quanto tempo si è tutelati e quali sono i vantaggi che ne derivano?

A livello nazionale, il disegno o modello registrato è tutelato per un periodo di 5 anni dalla data di presentazione della domanda, con facoltà del titolare di ottenere ulteriori proroghe fino ad un massimo di 25 anni (art. 37 CPI). I vantaggi derivanti dalla loro registrazione sono disciplinati dagli artt. 39 – 41 CPI.

Oggetto della domanda di registrazione possono essere sia modelli o disegni singoli, che più esemplari, fino ad un massimo di 100 per ogni domanda di registrazione e purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale degli stessi (c.d. “registrazione multipla”, art. 39 CPI).

Se il disegno o modello possiede i requisiti per la sua registrazione e al tempo stesso aumenta l’utilità dell’oggetto a cui si riferisce, il titolare può chiederne contemporaneamente la tutela a mezzo del brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, pur con il divieto del cumulo delle due tutele in un unico titolo (c.d. “registrazione contemporanea”, art. 40 CPI).

Infine, l’art. 41, co. 1, CPI riconosce al titolare del disegno o modello registrato il diritto esclusivo di utilizzarlo (l’art. 41, co. 2, CPI fornisce un elenco esemplificativo dei c.d. “atti di utilizzazione”) e di vietarne a terzi il relativo utilizzo senza il suo consenso, con estensione di tali diritti a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, con ciò fornendo una tutela potenzialmente illimitata al loro titolare (art. 41, co. 3, CPI).

Accanto alla tutela giuridica nazionale riconosciuta dal CPI, sussiste una parallela protezione dei disegni e modelli a livello comunitario (Reg. CE n. 6/2002), basata su requisiti pressochè analoghi a quelli individuati dal legislatore italiano (novità e carattere individuale) per la loro registrazione.

Ritornando al caso proposto, è pacifico che la mancata registrazione del modello ornamentale comunitario da parte dell’azienda avrebbe di fatto escluso ogni tutela contro l’imitazione non autorizzata della concorrente.

Dunque, a parere di chi scrive, la registrazione e la protezione dei disegni e modelli industriali dovrebbe costituire una priorità fondamentale della strategia commerciale di ogni impresa: non solo si migliora la propria competitività sul mercato e si tutela il valore della propria azienda, ma si incoraggia la concorrenza leale e la diffusione di pratiche commerciali corrette.