Edith Van Den Eede e Marilena Garis – Consulenti Marchi
PRAXI Intellectual Property Spa

Le Indicazioni Geografiche (“IG”) nel settore agroalimentare e vitivinicolo costituiscono un asset fondamentale del Made in Italy. Numerosi sono i fenomeni di imitazione e contraffazione delle IG, nonostante il sistema della loro tutela sia particolarmente incisivo e più forte di quello attribuito dall’ordinamento comunitario e italiano ai marchi (compresi quelli collettivi) anche attraverso la specifica previsione (con effetto diretto a livello nazionale) per cui tali indicazioni sono protette anche nei confronti della mera evocazione non confusoria.

In ordine alla lotta alla contraffazione delle IG, meritevoli di menzione sono due recenti decisioni del Tribunale di Torino e di Roma.

Così, con la sentenza del 9 maggio 2014 del Tribunale di Torino, è stato invalidato, nonché ritenuto illegittimo l’uso, del marchio GORGO CAPRA per prodotti derivati dal latte sulla base della preesistenza della denominazione di origine protetta GORGONZOLA.

Premesso che il termine GORGONZOLA risulta registrato sin dal 1996 e gode della tutela riconosciuta dal Regolamento sulle IGP, il Consorzio per la Tutela del Formaggio chiedeva la declaratoria di nullità e l’accertamento di contraffazione ex artt. 13 e 14 del Reg. Ce 2006 n. 510 con riferimento al marchio GORGO CAPRA depositato nel 2010 per prodotti della classe 29. Il convenuto commercializza un formaggio di forma circolare, recante il segno GORGO CAPRA, descrivendolo come un “gorgonzola caprino” molto stagionato.

Il Tribunale di Torino, ripercorrendo nelle proprie motivazioni le precedenti Sentenze della Corte di Giustizia Europea nelle pronunce CAMBOZOLA e PARMESAN (rispettivamente, nei procedimenti C-87/97 e C-132/05) statuisce che il marchio GORGO CAPRA evoca GORGONZOLA perché contiene una parte della denominazione protetta e si compone, nel suo complesso, dello stesso numero di lettere. Inoltre, la prima parola del marchio riproduce per intero la prima porzione della denominazione protetta: è quindi evidente il rischio di associazione per i consumatori tra i due segni.

Del pari, con ordinanza del 28 aprile 2014, il Tribunale di Roma ha ritenuto che il marchio MORO DI CAPALBIO non avrebbe mai dovuto essere registrato alla luce del previo riconoscimento della denominazione di origine CAPALBIO. Nella sua decisione, il Tribunale fa specifico riferimento agli articoli 118terdecies e 118quaterdecies del Regolamento UE n. 1234/2007 in ordine all’organizzazione comune dei mercati agricoli, le cui disposizioni regolano il rapporto tra le IG e i marchi.

Inoltre, secondo il Tribunale di Roma, il marchio VERMENTINO DI MAREMMA, non può essere usato legittimamente per vini non conformi al disciplinare di MAREMMA TOSCANA, che già godeva della protezione come indicazione geografica tipica dal 10 ottobre 1995 (e successivamente riconosciuto come denominazione di origine protetta, in forza di un decreto ministeriale del 30 settembre 2011). Il Tribunale rammenta sul punto che le IGP sono tutelate contro “qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica”.

Con specifico riferimento alla contraffazione in Internet, lo studio di recente commissionato dalla Commissione UE – precursore del nuovo Regolamento UE che estenderà la protezione delle IG a prodotti non-agricoli – suggerisce esplicitamente l’inclusione di una disposizione ad hoc per proteggere le IG in conflitto con i nomi a dominio Internet. Di conseguenza, il prossimo Regolamento UE potrebbe proibire ai non aventi diritto di registrare nomi a dominio contenenti indicazioni geografiche protette (“IGP”), vieppiù rafforzando la tutela di queste ultime.

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