La Tutela del segreto industriale e delle informazioni riservate e gli accordi di segretezza
Avv. Alessandra Fiumara

1 Dicembre 2006

Dal processo produttivo di un oggetto alla sua strategia di vendita: è lunga la serie delle informazioni non brevettabili – che sia per scelta o per impossibilità. Eppure queste informazioni, che possono essere tecniche o aziendali, per chi le detiene rappresentano un grande valore economico. E per i concorrenti un indubbio vantaggio, se solo le potessero conoscere. Dove non arriva il brevetto, però, oggi arriva il nuovo codice della proprietà industriale. Sul quale, all’articolo 98, si legge che “le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali”costituiscono oggetto di tutela. L’introduzione del know how all’interno del codice della proprietà industriale tra i diritti cosiddetti “non titolati” rappresenta un enorme passo avanti. Il know how – finora tutelato solo con le norme sulla concorrenza sleale - può adesso essere tutelato alla stessa stregua di un marchio o di un brevetto. L’abuso del segreto aziendale non è più, dunque, solo un semplice fatto lesivo della lealtà della concorrenza ma è la lesione di un diritto, come tale sanzionabile erga omnes. Ma cosa si intende per informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali? Tra le informazioni tecniche rientrano in generale le informazioni brevettabili – ma non brevettate per scelta del titolare del dritto al brevetto – e quelle non brevettabili in quanto sprovviste dei requisiti per la brevettazione (ad esempio, molte delle conoscenze richieste per produrre un bene, o per attuare/migliorare un processo produttivo od un prodotto). Le informazioni aziendali, invece, per loro natura escluse dall’oggetto del brevetto, attengono all’organizzazione dell’impresa e possono avere natura finanziaria (quanto costa produrre quel bene, dove reperire la risorsa a minor prezzo); commerciale (elenco clienti, fornitori, modifiche in relazione alle richieste dei clienti, relazioni, studi interni, tabelle, schede); di marketing (informazioni strategiche che caratterizzano l’azienda rispetto ai concorrenti); o strategica (quando, con che modalità ed a che prezzo conviene concedere licenze per accedere ad un determinato mercato). Dunque oggi relazioni, comunicazioni interne, studi di settore, disegni, schede tecniche e quant’altro rappresenti un patrimonio di utilità aziendale possono trovare tutela. A patto però che tutte queste informazioni siano segrete. Nel senso che “non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore”; che “abbiano valore economico in quanto segrete”; e che “siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate a mantenerle segrete”. Ma attenzione: non è necessario che ogni singola informazione sia “non nota” e “non conosciuta”. È necessario, però, che il loro insieme organico sia frutto di un’elaborazione dell’azienda: proprio in questo modo infatti acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che lo compongono. Si pensi ad esempio una complessa strategia per lanciare un prodotto sul mercato: i suoi singoli elementi sono senz’altro noti agli operatori del settore ma l’insieme può essere stato ideato in modo tale da rappresentare un qualcosa di nuovo ed originale e, come tale, un vero e proprio hatù  dal punto di vista concorrenziale per l’ideatore.  Il segreto è dunque la leva attraverso cui proteggere i propri valori organizzativi e di avviamento che trovano, per l’appunto, nel segreto stesso il loro punto di forza. Ed ecco perché il know how per essere proteggibile non deve essere accessibile a tutti: se si diffonde si “volgarizza” e perde valore. Inoltre grazie all’adozione delle misure di protezione si crea il presupposto logico dell’abusività della sottrazione da parte di un terzo: non si abusa, infatti, se non di qualcosa sottoposto a misure per la sua salvaguardia. Ecco allora le regole fondamentali per proteggere le informazioni riservate. Le misure di salvaguardia devono essere rivolte sia all’“l’interno” – verso dipendenti o collaboratori – che all’“esterno” – verso i terzi in generale, come, ad esempio, i fornitori Le informazioni in possesso del dipendente o del collaboratore autonomo (consulente) rientrano nella sfera di controllo del titolare dell’impresa, che avrà perciò tutti i diritti di impedirne la divulgazione. È buona norma, pertanto, che l’imprenditore predisponga procedure ad hoc ( come l’accesso selettivo alle informazioni) ed inserisca clausole specifiche nei contratti di lavoro: occorre che dipendenti e collaboratori siano informati della necessità di mantenere il segreto. Una clausola a cui dovranno obbedire anche ex dipendenti ed ex collaboratori: poiché avendo una portata “ultrattiva” rispetto al rapporto di lavoro o di collaborazione non si estinguerà con essi ma continuerà ad essere vincolante finché le informazioni in questione non diverranno di pubblico dominio. Per quanto concerne, invece, i rapporti con i soggetti terzi occorrerà servirsi dei cosiddetti non disclosure agreements o lettere di segretezza. Che possono essere usate ogni volta si debba avviare con questi relazioni commerciali che prevedano la rivelazione di segreti industriali o di informazioni riservate. Proprio attraverso questi contratti è possibile ottenere dalla controparte l’impegno alla non divulgazione o utilizzo di quanto da questa appreso in occasione delle trattative che precedono la conclusione di un contratto. Tale tipo di impegno è utile, dunque, sia nel caso in cui ci si debba rivolgere ad un soggetto terzo per produrre un certo bene (si pensi al caso tipico di un contratto di subfornitura: il fornitore non può formulare la propria offerta ed il bene, od una parte di esso, non potrà essere prodotto senza conoscere dati che normalmente il potenziale acquirente non mette a disposizione di terzi) e sia nel caso in cui si intenda proporre ad altri un prodotto nuovo, ancora non brevettato o non brevettabile e che si voglia garantirsi che la propria controparte non se ne appropri in maniera illecita. E’ bene precisare che in questa fase le parti non sono ancora legate da alcun contratto, e le sole obbligazioni che potrebbero richiedersi sono quelle generali di correttezza e buona fede nelle trattative, sempre che si giunga ad un contratto definitivo. Nel caso in cui non si giungesse alla conclusione di un contratto, il titolare delle informazioni non solo non potrebbe azionare alcuna leva in sua difesa ma anzi si troverebbe nella spiacevole condizione di non avere nessun supporto probatorio che attesti tanto la titolarità delle informazioni quanto la loro rivelazione, con la conseguenza che il terzo potrà utilizzare liberamente i dati acquisiti nel corso delle trattative. È evidente allora la necessità di tutelarsi adeguatamente, dotandosi di un impegno autonomo, non legato alla conclusione del contratto finale e che contenga un esplicito riferimento alla quantità e qualità dei dati rivelati. E ciò è ancor più vero se si pensa ai contratti internazionali:  senza un’esplicita previsione, ogni ordinamento coinvolto potrebbe infatti portare a conclusioni differenti quanto ad obblighi delle parti nel corso delle trattative, con il risultato di non poter essere sufficientemente tutelati. Passiamo dunque agli aspetti pratici. Ecco tutti i requisiti “minimi” di contenuto da cui una lettera di segretezza non può prescindere: la titolarità delle informazione che si vogliono condividere con il terzo. L’elenco e la definizione delle informazioni oggetto di trasmissione e di impegno alla non divulgazione. La validità temporale dell’impegno. La determinazione di una sanzione, nel caso di violazione dell’accordo. L’individuazione del giudice competente ed eventuale legge applicabile. L’elenco e la definizione delle informazioni potrà essere analitico (soluzione difficilmente attuabile nella pratica) o generico (ad esempio si potranno richiamare i dati per categoria). L’importante è che siano ben individuate le informazioni che si intendono trasmettere, di modo che poi, in caso di problemi, non possano sorgere contestazioni al riguardo. La concreta individuazione di quello che può considerarsi un’informazione confidenziale e, dunque, non conosciuta, è infatti un problema di non poco conto, dal momento che le parti potrebbero avere opinioni opposte al riguardo: di qui l’importanza della predefinizione delle categorie di dati da considerarsi non divulgabili. Sempre in tale ottica, si potrebbe inserire, per esempio, un elenco delle informazioni che si ritengono essere già note al settore di riferimento o, di converso, la precisazione che siano confidenziali le sole comunicazioni che recano una specifica menzione. Normalmente, l’impegno di confidenzialità si estende anche a dipendenti o collaboratori della propria controparte, che dovrà garantire di adottare tutte le misure necessarie a tutelare il segreto. Altro elemento di cui tener conto è la durata dell’accordo: è importante che il contratto preveda un limite temporale o una condizione di validità legata a particolari eventi - come la sottoscrizione di un contratto definitivo (che dovrà contenere a sua volta un’autonoma clausola di riservatezza) o l’obsolescenza dell’informazione. Nel caso di violazione dell’obbligo di riservatezza è prevista una penale. E’ importante prevedere sempre una penale. La controparte si sentirà più vincolata. Gli unici elementi da valutare caso per caso saranno la scelta tra un importo forfetario o una somma legata ai più disparati meccanismi (fatturato della controparte, somma per ogni violazione). Altrettanto importante, specie nel caso dei contratti internazionali (ma non solo), è l’espressa determinazione del giudice competente a giudicare della corretta esecuzione dell’impegno. Una predeterminazione che evita eventuali complicazioni legate alla sua individuazione. Alessandra Fiumara Avvocato in Milano

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