Giorgio Gazzola, Avvocato, Consulente in Marchi – Jaumann sas, Milano

La società “Alfa S.p.A.” è una azienda italiana attiva da oltre 35 anni nel mercato dei salumi. La società si è distinta sul mercato attraverso il proprio marchio “Gamma”, con il quale si impone tra i leader di mercato nel commercio delle carni suine. L’azienda si espande da subito all’esterno dei confini nazionali, contribuendo ad accrescere la notoria reputazione di cui godono i prodotti agroalimentari italiani. Per “Alfa” uno dei mercati più importanti è rappresentato dagli USA e dal Canada, grandi estimatori dei sapori della tradizione italiana. L’immenso livello di celebrità raggiunto all’estero da parte dei prodotti enogastronomici italiani è testimoniato dal diffusissimo fenomeno del c.d. “Italian Sounding”, locuzione con cui viene descritta la pratica di associare ai prodotti agroalimentari –indipendentemente dal loro luogo di produzione – uno o più elementi tipicamente italiani. L’elemento di “italianità” può consistere in un nome simile a quello del prodotto originale (es.: “Parmesan”), in un marchio di fantasia ma di matrice linguistica italiana (es.: “Luigi Giovanni”), ovvero nell’utilizzo sulla confezione o sull’etichetta di combinazioni di colori o di immagini che richiamano esplicitamente l’Italia (es.: uso del tricolore o di paesaggi di località notoriamente italiane come il Colosseo o il Golfo di Napoli). Nel caso in esame, “Alfa”, dopo avere venduto con successo i propri prodotti in Canada e negli USA, ha inaspettatamente dovuto difendersi dalle accuse di contraffazione di marchio provenienti da una azienda canadese della regione dell’Ontario, “Beta”, la quale aveva registrato in USA e in Canada, il medesimo marchio “Gamma” per prodotti alimentari. La privativa di “Beta” era dunque idonea ad impedire ad “Alfa” di vendere i propri salumi con il proprio marchio. Come è noto, in USA e Canada i diritti di marchio si basano sul principio del c.d. “First to use” e, di conseguenza, il primo ad usare il marchio diviene il titolare del diritto. Tuttavia, se un terzo ha registrato il marchio per primo ma lo ha usato per secondo, l’uso anteriore ha rilevanza giuridica soltanto nel territorio in cui il segno è stato usato. Si dice quindi che l’uso anteriore prevale sulla registrazione successiva solo se ha portata “nazionale” e “non meramente locale”. Quindi, in USA e Canada non basta usare per primi il marchio per poter vantare diritti validi in tutto il territorio nazionale, ma occorre anche che tale uso abbia – appunto – una portata territoriale estesa su base nazionale. Con la registrazione, invece, si possono vantare diritti in tutto lo Stato, anche se accompagnati da un uso territorialmente più limitato. Ovviamente, se il primo soggetto che usa il marchio lo fa in tutto lo Stato, l’entrata in gioco di un secondo soggetto che registra il marchio non intacca i diritti del primo utilizzatore ma li pone ugualmente in discussione. In questa circostanza, il primo utilizzatore deve, infatti, avviare un’azione di cancellazione nei confronti del marchio successivamente registrato assumendosi, oltre all’alea intrinseca di un giudizio di merito, un notevole aggravio di costi. Nel caso in esame, “Alfa” ha avviato un’azione di cancellazione nei confronti del marchio “Gamma” di “Beta” e, nel corso di tale azione – in cui l’onere probatorio era tutt’altro che agevole – ha negoziato un accordo di coesistenza con il quale “Beta” escludeva dalla registrazione e dall’uso soltanto i salumi, conservando il proprio diritto di marchio per gli altri prodotti alimentari. Questa vicenda ci insegna che anche se il principio del “first to use” (adottato peraltro da pochissimi paesi) offre strumenti giuridici capaci di salvare situazioni apparentemente già compromesse, solo la registrazione è in grado di rendere formalmente edotti i terzi dell’esistenza di un marchio. Inoltre, se “Alfa” avesse registrato il marchio sin dall’inizio, non sarebbe andata incontro ai problemi sopra narrati e, con ogni probabilità, non sarebbe costretta a tollerare l’uso di un marchio identico al proprio – da parte di un competitor straniero – su prodotti affini ai salumi.